LegalPyme | ¿Es legal utilizar el nombre de un competidor en la estrategia de posicionamiento SEM de una empresa?
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¿Es legal utilizar el nombre de la competencia en la estrategia de posicionamiento SEM de una empresa?

21 Jun 2017, Posted by comunicalegal in Actualidad LegalPyme.es, Artículos LegalPyme.es, Mercantil-Societario

Competencia leal en el posicionamiento SEM de una empresa

| 21 de junio de 2017 |

 

Al utilizar el servicio AdWords de Google (o de otros proveedores de posicionamiento SEM de una empresa) puede surgir la duda de si es legal o no usar el nombre de la marca registrada de un competidor entre las palabras clave de posicionamiento SEM de una empresa. Cabe preguntarse si esta conducta puede vulnerar la Ley de Marcas (art. 34) o la Ley de Competencia Desleal (art. 12). Una reciente resolución del Tribunal Supremo –Sentencia de 15 de febrero de 2017– sienta su criterio al respecto y nos servirá de guía.

 

Artículo redactado por el

Equipo del Área Mercantil-Societario 

 

El caso resuelto por el Tribunal Supremo se analiza la conducta de Citylift, S.A., quien utilizaba en los servicios de posicionamiento AdWords de Google como keyword la palabra “Orona” la cual está protegida por el derecho de marca vigente de Orona Sociedad Cooperativa.

Orona es una entidad líder en el diseño, fabricación, instalación mantenimiento y modernización de soluciones de movilidad, mientras que la demandada y apelante en casación, Citilyft, se dedica a la venta de ascensores, elevadores, y a su vez, al servicio de mantenimiento multimarca de ascensores. Por ello, la Audiencia Provincial entendió que existía competencia desleal.

El servicio de posicionamiento SEM bajo la configuración contratada permitía que, al introducir el término “Orona” en el buscador, tanto de forma aislada como acompañada de otros términos como “ascensores” o “elevadores”, apareciera anunciada Citylift con su web “www.mantenimientoascensores.net”, pero no por posicionamiento SEO sino SEM.

En los tribunales de instancia y apelación, se analiza la posible vulneración de la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal valorando bien una infracción de la protección como marca, o bien, por el aprovechamiento de la reputación ajena.

La Sala Primera del Tribunal Supremo (TS) ha revocado la sentencia de la Audiencia Provincial, que había estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la demandante, y en cuya sentencia declaraba que no existía una infracción de marca pero sí de competencia desleal, por suponer un aprovechamiento indebido de la reputación del signo “Orona”.

Citilyft fija como motivos del recurso de casación la infracción del artículo 12 de la Ley Competencia Desleal referente a la explotación de la reputación ajena y la jurisprudencia aplicable.

De esta manera, el TS indica que no hay una solución automática, y que será necesario analizar cada caso concreto para saber si resulta necesario complementar la protección jurídica que ofrece la Ley de Marcas con lo establecido por la Ley Competencia Desleal (aplicando una u otra normativa, o incluso, ambas).

 

Entonces, ¿es legal introducir la marca registrada de un competidor entre los términos en el posicionamiento SEM de una empresa?

 

En este caso, el TS concluye que el anuncio de Citilyft es una alternativa a los servicios del titular de la marca notoria, que no ofrece una imitación de tales servicios, y que no causa una dilución de la marca y un menoscabo de sus funciones, siendo, por tanto, una competencia sana y leal, y, excluyéndose la antijuridicidad de la conducta tanto bajo la Ley de Marcas como la Ley de Competencia Desleal.

Para su pronunciamiento, el TS ha tenido en cuenta lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer plc y otros (C- 323/09), concretamente en su apartado 91, en el que afirmaba que cuando la publicidad que aparezca en internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre, proponga una alternativa frente a los productos o servicios del titular de dicha marca sin ofrecer una simple imitación, sin causar dilución y sin menoscabar sus funciones, supone una competencia sana y leal y se realiza con justa causa.

Esta sentencia ofrece seguridad a los operadores del mercado, tanto a empresas que realizan su propia campaña de posicionamiento SEM o para proveedores de servicios en este campo, quienes podrán configurar los términos de búsqueda incluyendo palabras que se refieran a terceros, siempre y cuando, se cumpla con los límites fijados por los tribunales encargados de la interpretación del derecho nacional y de la Unión Europea.

 

Conozca al Responsable del Área Mercantil-Societario.

 

El posicionamiento SEO o SEM de una empresa no son ajenos a las leyes sino que, como hemos visto, tienen su encuadre normativo y jurisprudencia  Por ello, antes de hacer grandes inversiones en este tipo de servicios le recomendamos que se asegure de que la campaña que va a realizar para su propia empresa o la de un tercero cumple con la ley nacional y europea. En LegalPyme.es nuestros abogados pueden ofrecerle ese asesoramiento a través de nuestro innovador metodo ONLINE de servicios jurídicos para empresas y profesionales

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